Тенденції розгляду судових спорів про захист прав на торговельну марку

Вітчизняні судові спори про захист прав на знаки для товарів і послуг рясніють гучними іменами: McDonalds, Baileys, Рошен, Карлсберг, Перша приватна броварня, Фармак, Фармацевтична фірма «Дарниця». Втім, незалежно від сторін, юридична сутність спорів майже не змінюється, як і підходи суду до розуміння правових норм та оцінки доказів.

1. Експертиза – цариця доказів

Не будемо вдаватися до обтяженої теорією древньої дискусії про те, чи може суд перевірити та оцінити висновок експерта. Справа в тому, що висновок експерта ґрунтується на спеціальних знаннях, яких у суду немає. Просто констатуємо, що саме висновок експерта щодо схожості або несхожості позначення, торговельної марки із іншою торговельною маркою є ключовим доказом у справах про заборону використання позначення або визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг. Останні, до слова, залишаються популярними спорами, особливо у фармацевтичній сфері. Так, нещодавно Верховний Суд поставив крапку в спорах про визнання недійсними свідоцтва на знак для товарів і послуг «Цитрамон-Здоров’я» та свідоцтва на знак для товарів і послуг «Аллохол-Здоров’я-Фіто». Ключовими доказами в цих справах були висновки експертів, які констатували схожість аж до змішування зі знаками для товарів і послуг «Цитрамон» та «Аллохол» відповідно. Та ж сама історія конфлікту торговельної марки «Корвалол» та позначення «Корвалол-Здоров’я». Як наслідок, ПАТ «Фармак» як власник прав на торговельну марку «Корвалол» добився скасування державної реєстрації лікарського засобу «Корвалол-Здоров’я» та заборони використання цього позначення.

Цікавий в цьому контексті спір виробників пива. «Перша приватна броварня» володіє правами на словесну торговельну марку «РІЗДВЯНИЙ», у Карлсберга ж є права на торговельну марку «РІЗДВЯНЕ». Проте, торговельна марка Карлсберга комбінована: містить не лише словесну частину, а й цілий ряд зображень. «Перша приватна броварня» спробувала визнати недійсним свідоцтво на знак для товарів і послуг конкурента – через схожість аж до змішування. Суди всіх інстанцій дійшли висновку, що торговельні марки не схожі, бо у Карлсберга вона містить низку зображень, що роблять її відмінною. Ця історія може послужити натхненням для нівелювання ролі словесних торговельних марок: додайте зображень (якомога більше зображень) і ваші знаки уже не схожі.

Відсутність же висновку експерта у справі є підставою для відмови у позові, з чим погоджується і Верховний Суд. Словом, будуєте свою стратегію захисту прав на знак для товарів і послуг на схожості – будьте готові до того, що як мінімум одна експертиза неминуча.

2. Роль опитування споживачів при оскарженні рішень АМКУ

Не слід забувати, що з неправомірним використанням знака для товарів і послуг можна боротися не лише в суді, а й в Антимонопольному комітеті України, адже це розцінюється як недобросовісна конкуренція. Антимонопольний здебільшого вирішує справу не один рік, втім, випадки застосування штрафів до порушників непоодинокі. Особи, до яких застосували санкції, звертаються до суду із позовами про скасування рішень АМКУ.

Верховний Суд, своєю чергою, неодноразово вказував на те, що під час розгляду позовів про визнання недійсним рішення АМКУ, суд має вирішувати питання не про наявність акта недобросовісної конкуренції, а про наявність визначених законом підстав для визнання рішення АМКУ недійсним.

Важливо також і те, що у вирішенні вказаного спору необхідно дослідити питання першості у використанні позначення суб`єктом господарювання у своїй господарській діяльності (безвідносно до того, чи було зареєстроване таке позначення як знак для товарів і послуг).

Питання схожості позначень/торговельних марок антимонопольний комітет вирішує, зокрема, на підставі опитування споживачів. До прикладу, АМКУ провів опитування щодо сприйняття споживачами схожості оформлення упаковки торту «Золотий ключик» виробництва Рошену та оформлення упаковки торту «Казковий ключик» виробництва ПАТ «Київхліб». Результати цього опитування стали ключовим доказом для АМКУ, який визнав факт використання схожого оформлення упаковки торта порушенням конкурентного законодавства з боку ПАТ «Київхліб». Суди не заперечують проти того, що таке опитування може виступати доказом під час розслідування, яке здійснює АМКУ.

3. Розуміння оманливості залишається оманливим

Серед підстав для визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг є й така – позначення є оманливим або таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Фармацевтичні компанії намагаються використати цю норму для визнання недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг своїх конкурентів за умови, що в самих торговельної марки немає, але є досвід продажу товарів із схожим або ідентичним найменуванням. Візьмемо приклад зі свіжої практики. Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод із 2007 року випускає лікарський засіб під назвою «АТРОГРЕЛ». Втім, у 2014-му році Фармацевтична компанія «Здоров’я» зареєструвала знак для товарів і послуг «АТРОГРЕЛ». Борщагівський завод просить визнати недійсним свідоцтво на ТМ конкурента на підставі того, що воно може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар. Верховний Суд висловив позицію, що наведена підстава є «абсолютним критерієм для відмови в наданні правової охорони та стосується виключно змісту самого заявленого на реєстрацію позначення (його власної видимої оманливості, наприклад, позначення «вода» для горілчаних виробів; «французьке вино» на етикетці товару українського виробника), тоді як можливість сплутування з іншими раніше зареєстрованими або заявленими на реєстрацію знаками інших осіб як відносний критерій та наслідки цього (зокрема, щодо можливості введення в оману) мають правове значення при застосуванні пункту 3 статті 6 та пункту 5 статті 16 Закону № 3689». У цілій низці подібних справ Верховний Суд скасував рішення судів нижчих інстанцій і направив справи на повторний розгляд, натякаючи, що спосіб захисту обрано неправильно і слід було посилатися на п. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». У цій нормі йдеться про схожість із раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію знаками, добре відомими знаками, фірмовими найменуваннями, знаками відповідності та кваліфікованими зазначеннями походження товарів. Іншими словами, схоже на те, що позивачу слід довести не лише схожість позначення, яким він маркує свої товари, із торговельною маркою конкурента, а й те, що це позначення є його фірмовим найменуванням.

4. Чи може торговельна марка бути спільною сумісною власністю

Торговельна марка не є ні майном, ні майновим правом у розумінні Цивільного та Сімейного кодексів України. З огляду на це, вона не може бути об’єктом спільної сумісної власності подружжя і другий із подружжя або колишнього подружжя не може використовувати її лише тому, що власником прав на торговельну марку є нинішній або колишній чоловік/дружина.

З огляду на такий висновок Верховного Суду, і витребування торговельної марки з чужого незаконного володіння теж неможливе.

5. Неправильний вибір сторін, або Дещо про правовий пуризм

У позовах про визнання недійсним рішення уповноваженого органу про визнання знака добре відомим в Україні відносно певної особи відповідачами мають бути як уповноважена особа, так і особа, щодо якої знак був визнаний добре відомим. А то буде, як у справі щодо знака «Mc», який визнали добре відомим щодо компанії Макдональдз Інтернешнл Проперті Компані, де Верховний Суд відмовив у позові тільки тому, що Макдональдс мав бути відповідачем, а не третьою особою. Або як у справі щодо знака для товарів і послуг «Корвалол Corvalolum», де суд з цих же міркувань відправив справу на повторний розгляд.

6. Забезпечення позову

Суди продовжують стояти на позиції, що у справах, пов`язаних з визнанням свідоцтв на ТМ недійсними, можливе застосування заходів до забезпечення позову у вигляді заборони відповідачеві – володільцеві спірного документа передавати будь-якій особі (особам) право власності на об`єкт інтелектуальної власності та/або надавати будь-якій особі (особам) дозвіл (видавати ліцензію) на використання об`єкта інтелектуальної власності.

Разом з цим, суди не заходять настільки далеко, щоб в рамках забезпечення позову забороняти використовувати знак для товарів і послуг у господарській діяльності.

7. Дострокове припинення ТМ: три чи п’ять років?

Серед підстав для дострокового припинення знака для товарів і послуг є його невикористання упродовж тривалого періоду часу. У законі цей період визначений як три роки, а от в Угоді про асоціацію – п’ять. Тривалий час точилися дискусії, яку ж норму треба застосовувати. Верховний Суд нещодавно висловився, що п’ять. Це, звісно ж, ускладнює життя позивачам, яким, подаючи позов у листопаді 2019-го року треба довести, що спірна торговельна марка не використовується щонайменше із листопада 2014-го. І відповідно, відповідачу достатньо підтвердити хоча б один факт використання знака у далекому 2015-му.

8. Чи реально стягнути збитки з порушника?

Наостанок – про невеселе. Збитки за порушення прав на знак для товарів та послуг стягнути залишається так само складно, що мало хто й намагається. Більшість обмежується забороною використання позначення, яке схоже аж до змішування зі знаком.

Втім, не так давно Верховний Суд залишив в силі рішення, яким із порушника стягнули моральну шкоду у розмірі 50 000 гривень. У наших правових реаліях це гігантська сума за порушення у сфері інтелектуальної власності. Щоправда, у цій справі йшлося про порушення прав не лише на торговельну марку, а й на промисловий зразок.

“Матеріал був опублікований у виданні “Закон і Бізнес”.